Актуальные вопросы защиты прав интеллектуальной собственности

За последние два месяца специалисты в сфере интеллектуальной собственности, словно проснувшись после зимней спячки, провели рекордное количество мероприятий, посвященных защите прав интеллектуальной собственности. О некоторых из этих собраний мы уже сообщали нашим читателям и пообещали рассказать о них подробнее. В частности, очень приятно было окунуться в профессиональную беседу, которая состоялась в ходе круглого стола «Актуальные вопросы защиты прав интеллектуальной собственности», организованного Киевским городским отделением Ассоциации адвокатов Украины.

Тон разговору задал управляющий партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова», адвокат Михаил Дубинский (на фото 1), который подчеркнул, что споры относительно торговых марок становятся сложнее, а действия потенциальных нарушителей - все изобретательнее. Такие споры, как лакмусовая бумажка, выявляют пробелы в украинском законодательстве о товарных знаках. В качестве примера докладчик привел положение ч. 4 ст. 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», согласно которой обозначения, воспроизводящие, в частности, фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных в Украине лиц не регистрируются как знаки без их согласия. В последнее время по этой нормы возник ряд вопросов, ответов на которые никто не знает. Кто есть в Украине известными лицами? Как их идентифицировать? В какой форме они должны выразить указанную согласие? На взгляд Михаила Дубинского, следует сделать соответствующие нормы жестче и предусмотреть, что согласие должно быть удостоверено нотариально.

Перекос в сторону судебной экспертизы

Сегодня при рассмотрении споров в сфере интеллектуальной собственности наблюдается перекос в сторону судебной экспертизы. До сих пор в практике судебного разбирательства превалирует норма, закрепленная в п. 45 Рекомендаций президиума Высшего хозяйственного суда Украины «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности» от 10.06.2004 г. № 04-5/1107: « В разрешении споров, связанных с признанием недействительными свидетельств на знаки для товаров и услуг по основаниям несоответствия зарегистрированного знака условиям предоставления правовой охраны, для выяснения вопросов, требующих специальных знаний (в частности, о том, занимает определенный элемент доминирующее положение в изображении знака; есть ли основания считать, что знак может вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения и качества товаров, отмеченных этим знаком; какие части изображения тождественны с другим изображением; ли похожими знаки до степени смешения и т.п.) хозяйственному суду необходимо назначать судебную экспертизу, не беря на себя не присущие суда функции эксперта. Хозяйственные суды не должны устанавливать сходство знаков для товаров и услуг по собственному усмотрению ». Это положение означает, что в 100% дел, которые касаются, в частности, знаков для товаров и услуг, суд назначает судебную экспертизу. Более того, по наблюдениям господина Дубинского, в 80% дел потом назначается повторная экспертиза. «В моей практике было дело, при рассмотрении которого было проведено пять судебных экспертиз, причем ни один из судебных экспертов не согласился со своими коллегами», - отметил адвокат.

Действительно, экспертиза нужна в сложных делах в отношении изобретений, фармацевтики и т.п.. Но проводить экспертизу по всем делам нецелесообразно. «В моей практике, например, был спор о двух идентичных словесных обозначений, написанных буквами украинского алфавита. Суд назначил экспертизу, которая длилась полтора года. Любую идею можно довести до абсурда. Какие специальные знания надо иметь, чтобы сравнить два слова, написанных на украинском языке? »- Удивляется господин Дубинский. Например, в Российской Федерации экспертиза, в частности относительно определения сходства обозначений знаков для товаров и услуг, возложена на судей. Ведь согласно теории права, решая этот вопрос, надо становиться на точку зрения потребителя, а судья на это способен.

Возмещение вреда как terra incognita

Если сегодня в судебном порядке можно добиться принятия решения о прекращении нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, то возмещение убытков остается terra incognita.

Соответствии с действующим законодательством Украины (ст. 16 Гражданского кодекса Украины и ст. 20 Хозяйственного кодекса Украины) каждый человек, каждый субъект хозяйствования может защитить свои права и интересы в суде, требуя, в частности, восстановления положения, существовавшего до нарушения прав и законных интересов субъектов хозяйствования, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, а также возмещение убытков (материального ущерба), в том числе упущенной выгоды. Но, как показывает практика, даже судебное решение в пользу владельца нарушенных прав далеко не всегда восстанавливает положение, существовавшее ранее, и не обеспечивает полное и справедливое возмещение убытков, понесенных субъектом предпринимательства.

При решении в судах споров относительно прав интеллектуальной собственности стороны предоставляют собственные расчеты сумм причиненного ущерба (согласно предписаниям п. 5 ч. 2 ст. 54 ХПКУ исковое заявление должно содержать обоснованный расчет сумм, взыскиваемых или оспариваемых). Суды же, рассматривая дела, могут выносить решения о применении разового денежного взыскания вместо возмещения убытков за неправомерное использование объекта права интеллектуальной собственности. Размер взыскания определяется судом в соответствии с законом с учетом вины лица и других обстоятельств (ст. 432 ГКУ). Однако, как показывает практика, в основном неизвестно, из чего исходят суды, определяя размер причиненных убытков, подлежащих возмещению.

Проблема, убежден адвокат Олег Чернобай (на фото 2), связана прежде всего с действующим законодательством Украины. В частности, в действующих законодательных актах он встретил шесть терминов, обозначающих возможно взыскание в пользу потерпевшего лица: «жаль», «убытки», «компенсация», «штраф», «доходы», «прибыль». Разобравшись в терминологии, господин Чернобай сделал вывод: «Если говорить о защите объектов интеллектуальной собственности, то речь может идти только о возмещении упущенной выгоды, т.е. той выгоды, которую лицо могло получить, если бы его право не было нарушено. Моральный вред, причиненный нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, может быть возмещен, если будет доказано нанесение вреда деловой репутации ».

Вместе основная проблема заключается в сложности доказательства связи между правонарушением и вызванными им убытками. Поэтому, по убеждению судебного эксперта, оценщика, управляющего партнера ООО «Экспертное бюро по вопросам интеллектуальной собственности» Натальи Мещеры Яковом (на фото 3), определение действительного размера дохода, незаконно полученного нарушителем, или размера материального ущерба требует специальных знаний и должен быть разъем разъяснений экспертом. В перечне экспертных специальностей, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины «Об утверждении Положения о квалификационных комиссиях и аттестации судебных экспертов» от 09.08.2005 г. № 86 / 5, под кодом 13.9 фигурирует экспертная специальность «Экономические исследования, связанные с использованием объектов права интеллектуальной собственности ». В свою очередь, в Реестре аттестованных судебных экспертов указанные эксперты, имеющие право проводить экспертизы по этой специальности.

Чтобы предусмотреть в законодательстве возможность эффективной и простой процедуры возмещения ущерба, Михаил Дубинский предложил по аналогии с Законом Украины «Об авторском праве и смежных правах» ввести в Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» понятие «компенсация». «Сейчас владелец товарного знака в случае нарушения имеет право на возмещение вреда, который может как быть прямой, так и иметь вид упущенной выгоды. Однако, как показывает судебная практика, добиться возмещения такого вреда трудно. Ведь некоторые процессуальные нормы существенно ограничивают возможности правообладателя. Я предлагаю воспользоваться аналогией с авторским правом, которое позволяет владельцу нарушенного права вместо возмещения ущерба получить компенсацию, которая определяется в виде определенного количества минимальных заработных плат », - пояснил господин Дубинский.